Tips & tricks to ensure legal validity of a design registration

Read the German version of this article below.

A design should not only possess and preserve its novelty …

The (Austrian and EU) law generally provides for a grace period of 12 months before the filing date or the priority date of a design. This period begins once the design is first published. The disclosure of the design can in principle take place anywhere in the world, the decisive factor being whether the specialist circles in the EEA could become aware of such designs in the normal course of business. Besides physical disclosures (e.g. in a print medium, exhibition at a trade fair, etc.), also online disclosures (e.g. advertising on social media platforms, offers for sale online on own websites or third-party trading platforms, etc.) are relevant.

The decisive factor for calculating the grace period is the day of disclosure, namely the date on which the design is made public and not the date on which specialist circles in the relevant industry become aware of it.

When planning a design application, care should be taken to ensure that it is filed as quickly as possible after completion of the design or the decision to market the design, but in any case, within 12 months of any kind of disclosure of the design. It is therefore advisable to note these dates in order to initiate the design application in good time.

… but it should also have individual character!

A design must also have "individual character". This means that the overall impression that the design creates on an informed user must be different from the overall impression that another, previously known, design creates.

An informed user is someone who, due to personal experience or extensive knowledge in the field of the designs concerned, is particularly vigilant and aware of various designs in the field without being an expert.

To ensure the individual character of a design, it is advisable to examine existing designs in the same line of business and to question whether your own new design differs sufficiently from previously known designs.

Negative impact often follows only after registration

Many IP offices, including the Austrian Patent Office, do not carry out an ex officio examination regarding the novelty and individual character of designs as part of the registration process for design registrations. This examination only takes place within invalidity proceedings initiated by an application for declaration of invalidity, which can be filed by a third party after the design has been registered.

It is therefore essential to ensure, as early as the design conception stage, that the design to be protected is new (i.e. does not just differ from previously known designs in minor details) and has individual character (i.e. creates a different overall impression than previously known designs). Above all, it must be ensured that the product in which the design is used is not launched too early before a design application is filed in order to ensure the legal validity of the design registration. The design application must be filed no later than 12 months after the first disclosure.

Please feel free to contact us for advice on how to best protect your design or if you have questions regarding the above.

Tipps & Tricks zur Rechtsbeständigkeit eines Geschmacksmusters

Was bedeuten die Begriffe "Neuheit" und "Eigenart" und warum sind sie so wichtig?

Wie bereits in unserem Blogartikel vom 23. April 2024 abschließend kurz erwähnt (Link), gibt es einige Kriterien, die zu beachten sind, um die Rechtsbeständigkeit einer Geschmacksmustereintragung zu gewährleisten.

Ein Geschmacksmuster sollte nicht nur neu sein und neu bleiben …

Nach österreichischem Recht und Unionsrecht ist grundsätzlich die sogenannte Neuheitsschonfrist von zwölf Monaten vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag eines Geschmacksmusters vorgesehen. Diese Zeitspanne beginnt, sobald das Design erstmals veröffentlicht wurde. Die sogenannte Offenbarung (Veröffentlichung) des Designs kann grundsätzlich an jedem Ort der Welt geschehen, wobei maßgeblich ist, ob die Fachkreise des EWR betreffend solche Designs im normalen Geschäftsverlauf darauf aufmerksam werden konnten. Relevant sind zudem nicht nur physische (zB in einem Printmedium, Ausstellung auf einer Messe, etc.), sondern auch Offenbarungen online (zB Werbung auf Social Media Plattformen, Angebot zum Verkauf online auf eigenen Websites oder Handelsplattformen Dritter, etc.).

Ausschlaggebend für die Berechnung der Neuheitsschonfrist ist der Tag der Offenbarung, nämlich jenes Datum, an dem das Design bekannt gemacht wurde und nicht das Datum, an dem Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs tatsächlich darauf aufmerksam werden.

Bei Planung einer Geschmacksmusteranmeldung sollte also darauf geachtet werden, dass die Geschmacksmusteranmeldung möglichst rasch nach Fertigstellung des Designs oder der Entscheidung, das Design zu vermarkten, eingereicht wird, jedenfalls aber innerhalb von zwölf Monaten nach einer, wie auch immer gearteten, Offenbarung des Designs. Daher empfiehlt es sich, die betroffenen Daten entsprechend vorzumerken, um rechtzeitig die Geschmacksmusteranmeldung in die Wege leiten zu können.

… sondern auch Eigenart besitzen!

Ein Geschmacksmuster muss zudem "Eigenart" aufweisen. Das bedeutet im Wesentlichen, das Design hat sich in seinem Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von jenem Gesamteindruck zu unterscheiden, den ein anderes, vorbekanntes Design hervorruft.

Der hier relevante "informierte Benutzer" ist jemand, der aufgrund seiner persönlichen Erfahrung oder umfangreichen Kenntnisse im Bereich der betroffenen Designs besonders wachsam ist und verschiedene Designs in dem Bereich kennt, ohne ein Fachmann zu sein.

Um die Eigenart eines Designs zu gewährleisten, ist es ratsam, sich mit bereits existierenden Designs in dem Bereich auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, ob das eigene, neue Design sich hinreichend von vorbekannten Designs unterscheidet.

Konsequenzen drohen meist erst nach der Eintragung

Viele Ämter, darunter auch das Österreichische Patentamt, führen im Zuge des Eintragungsverfahrens von Geschmacksmusterregistrierungen keine amtswegige Prüfung auf Neuheit und Eigenart des Geschmacksmusters durch. Diese Prüfung findet allenfalls erst im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens statt, das durch einen Antrag von Seiten Dritter nach Eintragung des Geschmacksmusters gestellt werden kann.

Es ist also unerlässlich, bereits im Konzeptionsstadium des Designs darauf zu achten, dass das zu schützende Geschmacksmuster neu ist (dh sich nicht nur in unwesentlichen Einzelheiten von vorbekannten Mustern unterscheidet) und Eigenart hat (dh einen anderen Gesamteindruck erweckt als vorbekannte Muster). Vor allem muss darauf geachtet werden, dass das Produkt, in dem das Design angewendet wird, nicht zu früh vor einer Geschmacksmusteranmeldung gelauncht wird, um die Rechtsbeständigkeit der Geschmacksmustereintragung zu sichern – spätestens 12 Monate nach der ersten Veröffentlichung ist das Geschmacksmuster anzumelden.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie, wenn Sie Ihr Design als Geschmacksmuster schützen möchten oder Fragen zu diesen Punkten haben.

authors: Eva Hirschmugl, Birgit Kapeller-Hirsch