Wenn „älter" nicht ausreicht: Der EuGH legt zeitliche Anforderungen an die Gültigkeit älterer Rechte in EU-Markenwiderspruchs- und Nich-tigkeitsverfahren fest

Der EuGH hat in seiner wegweisenden Entscheidung C-337/22 P (EUIPO gegen Nowhere)[1] klargestellt, zu welchem Zeitpunkt eine ältere Marke gültig sein muss, um sich in EU-Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren durchzusetzen. Die Schlussfolgerung ist einfach, aber aussagekräftig: zwei Termine sind entscheidend.

Um erfolgreich Widerspruch gegen eine EU-Marke einzulegen oder diese für ungültig erklären zu lassen, muss das ältere Recht:

• zum Zeitpunkt der Anmeldung oder der Priorität der angefochtenen Marke gültig sein, dh es muss zeitlich vor der angegriffenen Marke bestehen; und
• zum Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung des EUIPO in der Sache - einschließlich der Beschwerdephase vor der Beschwerdekammer - noch gültig und rechtswirksam sein.

Mit anderen Worten: Das ältere Recht muss den gesamten Verwaltungsprozess des Verfahrens über Bestand haben.

Erlischt dieses Recht vor der endgültigen Entscheidung des EUIPO – sei es aufgrund des Brexits, durch Verfall, Ablauf, Verzicht oder Verlust des territorialen Schutzes –, muss der Widerspruch oder der Nichtigkeitsantrag abgewiesen werden (zumindest soweit er sich auf dieses Recht stützt).

Warum? Sobald das ältere Recht erlischt („[s]einem Inhaber" nicht mehr das „Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen", siehe Art 8 Abs 4 UMV), besteht kein Konflikt mehr zwischen gültigen Rechten und somit kein berechtigtes Interesse, eine jüngere Marke zu blockieren.

Der Brexit Hintergrund

Der Fall ging auf einen Widerspruch zurück, der auf nicht eingetragene (ältere) Markenrechten des Vereinigten Königreichs gestützt wurde, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs gültig waren. Während des Verfahrens endete jedoch der Brexit-Übergangszeitraum, sodass diese (vormals) „älteren" britischen Rechte im Gebiet der EU keine Rechtswirkung mehr hatten.

Während die Beschwerdekammer des EUIPO den Widerspruch zurückwies, weil das ältere Recht während des Verfahrens seine Wirkung verloren hatte, hob das Gericht der Europäischen Union (EuG) diese Entscheidung auf. Es stellte im Wesentlichen fest, dass allein der Anmelde- (oder Prioritäts-)Tag der angefochtenen Marke maßgeblich sei, um die Gültigkeit des älteren Rechts zu beurteilen – und stellte damit die etablierte Praxis der IP-Ämter und die Rechtsprechung in ganz Europa in Frage. Nun hat der EuGH die Position des EUIPO bestätigt: Rechte, die in der EU keine Wirkung mehr entfalten, können die Eintragung einer EU-Marke nicht verhindern.

Das Gesamtbild

Dieses Urteil reicht weit über den Brexit hinaus. Es legt einen allgemeinen Grundsatz fest: In EU-Markenverfahren geht es darum, Konflikte zwischen bestehenden Rechten zu verhindern. Wenn das ältere Recht wegfällt, entfällt auch der Konflikt.

Für Markeninhaber und Praktiker ist die Botschaft klar: Ein älteres Recht muss nicht nur zeitlich vorrangig sein, sondern auch (zumindest bis zur endgültigen Entscheidung des EUIPO) fortbestehen.

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, sorgfältig zu prüfen, auf welche Rechte man sich in Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren stützt. Eine strategische Bewertung des Portfolios vor Einreichung eines Widerspruchs oder Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit ist unerlässlich.

Gleichzeitig sollten Parteien, die sich gegen einen Widerspruch verteidigen, mögliche Schwachstellen der vom Gegner geltend gemachten älteren Rechte prüfen und in Erwägung ziehen, diese anzugreifen.

Autorin: Anna Katharina Tipotsch