Trademark searches: an essential step on the way to a new trademark

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Information required to define a search strategy

• The trademark: If the trademark consists of a word and a device element, it needs to be decided whether searching for the word element is sufficient or whether the device element also needs to be searched separately.
• The products for which the trademark will be used: The relevant products need to be allocated in one or several classes of the 45 classes of the Nice Classification to search in the correct classes. It often makes sense to conduct a broader search to also cover similar goods and services. This can mean, for example, searching for "software as a service" in class 42, even if the trademark should merely be used and registered for "downloadable software" in class 9.
• The relevant territories in which the trademark will be used: As a rule of thumb, the search should cover the countries where the trademark will be used within the next five years. It should also cover the country in which the product is manufactured and labelled with the trademark.

Search options

There are various options for trademark searches, each with certain advantages and disadvantages. In general, the more superficial and therefore less expensive the search, the higher the risk of overlooking potentially problematic earlier trademarks:

• Identity searches: This option is only available for word elements. It is a search only for identical word elements that will allow earlier trademark applications or registrations consisting of or containing the identical word element to be found.
  • pro: Low costs, as it can be done via online databases on the web.
  • con: Earlier similar trademarks, even if just one letter is different, that may block use or registration cannot be found. Thus, the risk of overlooking earlier potentially problematic trademarks remains high.

• Screening similarity searches: Search for similar trademarks using specialised AI-supported software, without further evaluation by an analyst of the search provider.
  • pro: Reasonable costs and clearly reduced risk of overlooking earlier potentially problematic trademarks.
  • con: Relies on AI-supported software, which might lack the experience of an analyst.

• Analyst similarity searches: A specialised search provider uses sophisticated algorithms to find similar trademarks. The results are also evaluated by an analyst of the search provider.
  • pro: Clearly reduced risk of overlooking earlier potentially problematic trademarks. Additional improvement of results by analyst review.
  • con: Rather high costs. Does not detect all possible similarities, such as synonyms, translations or device elements.

Regardless of which search option is used, it is recommended to have the results evaluated by an experienced trademark attorney according to the applicable law and practice. Only such an evaluation will allow a proper risk assessment within the natural limits of each search.

No search is perfect

Due to delayed database updates, database errors, priority filings and prior unregistered rights, just to name a few, no search will ever bring 100 % security. The aim is to give decision-makers a picture of the potential risk that can be identified via a search (for the scope of the searches, see above).

Summary and recommendations

• Trademark searches are highly recommended to identify potential risks. Choose a search option according to the relevance of the brand and the risks you are willing to take.
• If possible, do not rely on only one option for the new brand but have back-up trademarks prepared that can be used in case of problems.
• Be aware that a certain risk of conflicts will always remain, even if the search comes out clear and the trademark is registered.
• Once the trademark is registered, do not forget to establish a monitoring service (see our blog)

Markenrecherchen – Ein unverzichtbarer Schritt auf dem Weg zu einer neuen Marke

Im Zuge der Entwicklung einer neuen Marke ist es wichtig, rechtzeitig vor Verwendung und der Einreichung einer Markenanmeldung herauszufinden, ob es ältere kollidierende Markenrechte gibt, die einer Verwendung oder Eintragung entgegenstehen könnten. Markenrecherchen helfen dabei, möglicherweise kollidierende ältere Markenrechte zu identifizieren und das mit der Benutzung/Eintragung der Marke verbundene Risiko besser einzuschätzen.

Informationen, die zur Festlegung der Recherchestrategie benötigt werden

• Die Marke: Besteht die Marke aus einem Wort- und einem Bildbestandteil, so ist zu entscheiden, ob nur der Wortbestandteil oder auch der Bildbestandteil recherchiert werden soll.
• Die Produkte, für welche die Marke verwendet werden soll: Um in den richtigen Klassen zu recherchieren, ist eine grobe Zuordnung der relevanten Produkte in eine oder mehrere der 45 Klassen der Nizzaer Klassifikation erforderlich. Oft ist es sinnvoll, eine breitere Recherche auch nach ähnlichen Waren/Dienstleistungen durchzuführen. Das könnte zB bedeuten nach "Software as a service" in Klasse 42 zu recherchieren, auch wenn die Marke lediglich für "herunterladbare Software" in Klasse 9 benutzt und eingetragen werden soll.
• Die relevanten Länder, in denen die Marke benutzt werden soll: Als Faustregel sollte die Recherche jene Länder umfassen, in denen die Marke innerhalb der nächsten fünf Jahre benutzt werden soll. Das Land, in dem das Produkt hergestellt und mit der Marke versehen wird, sollte ebenfalls in die Recherche einbezogen werden.

Recherchemöglichkeiten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Markenrecherchen durchzuführen – jede mit gewissen Vor- und Nachteilen. Generell gilt: Je oberflächlicher und damit kostengünstiger die Recherche ist, desto höher ist das Risiko, potenziell problematische ältere Marken zu übersehen:

• Identitätsrecherche: Solche Recherchen sind nur für Wortbestandteile möglich. Dabei handelt es sich um eine Suche nach identischen Wortbestandteilen, die es ermöglicht, ältere Markenanmeldungen oder -eintragungen zu finden, die aus dem gesuchten Wort(bestandteil) bestehen oder diesen enthalten.
  • Pro: Geringe Kosten, da über Online-Datenbanken im Internet durchführbar.
  • Contra: Ähnliche ältere Marken (selbst wenn sich diese nur durch einen Buchstaben unterscheiden), die der Benutzung oder Eintragung entgegenstehen könnten, werden nicht gefunden. Das Risiko, ältere, potenziell problematische Marken zu übersehen, bleibt daher hoch.

• Screening Ähnlichkeitsrecherche: Mit spezieller KI-unterstützter Software wird nach ähnlichen Marken gesucht, ohne zusätzliche Evaluierung durch einen Analysten des Recherchedienstleisters.
  • Pro: Akzeptabler Kostenaufwand und deutlich reduziertes Risiko, ältere, potenziell problematische Marken zu übersehen.
  • Contra: Beruht auf KI-gestützter Software, die möglicherweise nicht an die Erfahrung eines Analysten herankommt.

• Analysten-Ähnlichkeitsrecherche: Spezialisierte Recherchedienstleister verwenden ausgeklügelte Algorithmen, um ähnliche Marken zu finden. Die Ergebnisse werden zusätzlich von einem Analysten des Suchanbieters sortiert.
  • Pro: Deutlich reduziertes Risiko, ältere, potenziell problematische Marken zu übersehen. Zusätzliche Verbesserung der Ergebnisse durch Analysten-Überprüfung.
  • Contra: Eher hohe Kosten. Auch hier können idR nicht alle möglichen Ähnlichkeiten beachtet werden (z.B. Synonyme, Übersetzungen, Bildbestandteile).

Unabhängig davon, welche Recherchemöglichkeit verwendet wird, ist zu empfehlen, die Ergebnisse von einer/einem erfahrenen Markenanwältin/Markenanwalt auf Basis der lokalen Gesetze und Praxis bewerten zu lassen. Nur eine solche Analyse ermöglicht eine angemessene Risikoeinschätzung im Rahmen der Grenzen jeder Recherche.

Keine Recherche ist perfekt

Aufgrund verzögerter Aktualisierung von und Fehlern in Datenbanken, der Möglichkeit von Prioritätsanmeldungen sowie älteren nicht eingetragenen Rechten – um nur einige zu nennen – kann keine Recherche jemals 100% Sicherheit bieten. Ziel ist es, den Entscheidungsträgern ein Bild des potenziellen Risikos aufzuzeigen, soweit es im Rahmen der jeweiligen Recherche ermittelt werden kann (zum Umfang der Recherchen siehe oben).

Zusammenfassung und Empfehlungen

• Markenrecherchen sind zu empfehlen, um potenzielle Risiken zu identifizieren. Sie sollten jene Recherchevariante wählen, die der Relevanz der Marke und dem Risiko entspricht, das Sie bereit sind einzugehen.
• Verlassen Sie sich nicht auf eine Option für die neue Marke: Im Falle von Problemen ist es hilfreich, auf eine Backup-Marke ausweichen zu können.
• Seien Sie sich bewusst, dass immer ein gewisses Risiko von Konflikten bestehen bleibt, selbst wenn eine Recherche keine besonderen Risiken aufgezeigt hat und die Marke eingetragen wurde.
• Ist die Marke eingetragen, empfiehlt es sich, eine Markenüberwachung einzurichten (siehe unseren Blog).

authors: Gudrun Irsa-Klingspiegl, Dominik Hofmarcher