03 Oktober 2023
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Probleme mit Unionsmarken? Eine Umwandlung könnte die Lösung sein
Anders als bei nationalen Anmeldungen, die nur in einem einzigen Land geschützt sind, genießt die Unionsmarke Schutz in allen Mitgliedsstaaten der EU. Wenn jedoch in einem Mitgliedsstaat der EU ein Schutzhindernis besteht oder sich Inhaber von älteren Rechten auch nur eines Landes durch die Anmeldung gestört fühlen, ist aufgrund der einheitlichen Wirkung der Schutz für die gesamte Unionsmarke in Gefahr. Anmelder von Marken in der EU stehen also häufig vor einem Problem, wenn das EUIPO (Amt der Europäischen Union für Geistes Eigentum) den Schutz einer Marke aus absoluten oder relativen Gründen verweigert oder Dritte einen Widerspruch oder Löschungsantrag gegen die Marke einreichen.
Eine Lösung für jene Länder, die nicht von dem Schutzhindernis oder dem Konflikt betroffen sind, bietet daher die Umwandlung der Unionsmarke in nationale Marken. Der Umwandlungsantrag wird beim EUIPO gestellt; das Verfahren selbst wird von den nationalen Ämtern durchgeführt. Ziel der Umwandlung ist, dass die nationale Marke den Anmeldetag und somit die Priorität der Unionsmarke behält. Die umgewandelte nationale Marke durchläuft dann nochmals ein eigenes Anmeldeverfahren im betreffenden Mitgliedsstaat; in Österreich wird eine bereits eingetragen gewesene Unionsmarke allerdings ohne neuerliche Prüfung auf Schutzhindernisse sofort im nationalen Register eingetragen und es besteht auch keine Widerspruchsmöglichkeit Dritter.
Wann kann eine Umwandlung beantragt werden?
Die Umwandlung kann immer dann beantragt werden, wenn eine Unionsmarke aufgehört hat zu existieren. Das kann noch während des Anmeldeverfahrens sein, wenn der Markeninhaber die Anmeldung freiwillig zurücknimmt oder das EUIPO die Anmeldung rechtskräftig zurückweist. Der Umwandlungsantrag kann aber auch erst nach der erfolgreichen Eintragung der Marke gestellt werden, wenn die Unionsmarke nachträglich ihre Wirkung verliert (Verzicht oder von Dritten durchgesetzte Löschung).
Wie erfolgt die Umwandlung?
Nachdem eine Unionsmarke aufgehört hat zu existieren, muss der Markeninhaber aktiv einen Antrag auf Umwandlung der Unionsmarke in nationale Marken beim EUIPO stellen. Der Antrag muss alle relevanten Informationen in der Erst- oder Zweitsprache der Anmeldung enthalten. Zudem muss die Umwandlungsgebühr (derzeit EUR 200, Stand: September 2023) entrichtet werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Antrag samt Gebührenzahlung innerhalb einer Frist von 3 Monaten erfolgt, nachdem die Unionsmarke ihre Wirkung verloren hat – für den Beginn dieser Frist gibt es besondere Vorschriften, je nachdem, aus welchem Grund die Unionmarke bzw deren Anmeldung untergegangen ist.
Wurden alle Erfordernisse erfüllt, prüft das EUIPO den Umwandlungsantrag, veröffentlicht ihn und informiert die benannten nationalen Ämter (zB das Österreichische Patentamt) entsprechend.
Ablauf beim Österreichischen Patentamt (ÖPA)
Die umgewandelte Marke durchläuft in Österreich ein erneutes Anmeldeverfahren; auch Anmeldegebühren sind erneut zu bezahlen. Nach Erhalt des Umwandlungsantrags schickt das ÖPA zunächst eine Zahlungsaufforderung der Anmeldegebühren an den Markeninhaber bzw den im Antrag für Österreich benannten Vertreter. Wurde das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Unionsmarke nicht auf Deutsch angemeldet und die Umwandlung vor Eintragung der Unionsmarke ins Register beantragt, muss dem ÖPA innerhalb der gesetzten Frist – neben dem Zahlungsnachweis – auch eine deutsche Übersetzung der Waren und Dienstleistungen vorlegt werden. War die Unionsmarke vor der Umwandlung schon registriert und wurde die Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in alle Amtssprachen der EU bereits bei der Registrierung der Marke vom EUIPO vorgenommen, erhält das ÖPA die entsprechende Übersetzung vom EUIPO.
Nach Erfüllung der Formerfordernisse beginnt das ÖPA mit der Prüfung der Marke auf Schutzhindernisse; war die Unionsmarke allerdings bereits eingetragen, so wird sie in Österreich ohne weitere Prüfung auf Schutzhindernisse eingetragen und unterliegt auch nicht der Widerspruchsmöglichkeit Dritter.
Und was ist mit EU-Benennungen von Internationalen Registrierungen?
Wird die EU-Benennung einer Internationalen Registrierung rechtskräftig zurückgewiesen oder verliert ihre Wirkung aus Gründen, die unabhängig von der Basismarke sind, ist auch hier die Umwandlung in nationale Benennungen der Internationalen Registrierung möglich. Dieser Vorgang wird "opting back" genannt. Eine solche nachträgliche Benennung (jedoch mit der ursprünglichen Priorität der Unionsmarke) innerhalb der Internationalen Registrierung hat den großen Vorteil, dass die Umwandlung in Benennungen mehrerer Mitgliedsstaaten zentral über das Madrider System erfolgt und nur bei einer Schutzverweigerung durch ein nationales Amt ein Einschreiten direkt vor dem Amt im jeweiligen Land erforderlich wird.
Autoren: Kerstin Wiesegger, Christian Schumacher
Kerstin
Wiesegger
Head of Trademark & Design Management
austria vienna
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Beglaubigungen und Legalisierungen von IP-Dokumenten – gewusst wie!
Zumindest im Zusammenhang mit Übertragungen von Markenregistrierungen sind die Beglaubigungserfordernisse in Österreich vor einigen Jahren weggefallen. Wer aber mit registrierten IP-Rechten in aller Welt zu tun hat, kennt das Thema weiterhin nur zu gut: Beglaubigungs- und Legalisierungserfordernisse bestehen für die unterschiedlichsten Dokumente, wie zB Vollmachten, eidesstattliche Erklärungen oder Übertragungsurkunden. Benötigt werden sie im Markenbereich regelmäßig nicht nur initial im Zuge der Anmeldung von Marken, sondern immer wieder auch bei Erneuerungen, Übertragungen und bei Markenstreitverfahren.
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