Replacement - Die Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine Internationale Registrierung

Was bedeutet "Replacement"?

Ersetzung (Replacement) beschreibt den Grundsatz, dass die Benennung durch eine Internationale Registrierung automatisch eine entsprechende nationale oder regionale Markeneintragung ersetzt, wenn alle in Artikel 4bis des Madrider Protokolls festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. Kein Schreibfehler - dies geschieht automatisch!

Voraussetzungen für die automatische Ersetzung (Replacement)

Unter folgenden Voraussetzungen werden nationale oder regionale Eintragungen durch die Benennung einer Internationalen Registrierung ersetzt:

• Die Marken sind identisch.
• Der eingetragene Inhaber ist derselbe.
• Über die Internationale Registrierung wird dasselbe Gebiet benannt, in welchem die Marke bereits durch eine nationale oder regionale Registrierung geschützt wird.
• Die Benennung des jeweiligen Gebiets durch die Internationale Registrierung muss nach dem Eintragungsdatum der entsprechenden nationalen oder regionalen Registrierung erfolgen.
• Die nationale bzw. regionale Eintragung ist zum Zeitpunkt der Benennung durch die Internationale Eintragung noch aufrecht.
• Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist identisch oder überschneidet sich.

Was passiert, wenn eine nationale oder regionale Markeneintragung automatisch ersetzt wird?

Diese Frage ist leicht zu beantworten: Es passiert nichts. Beide Registrierungen bestehen nebeneinander, und die Benennung der Internationalen Registrierung für dasselbe Gebiet darf nicht auf der Grundlage der früheren nationalen bzw. regionalen Eintragung verweigert werden. Beide Registrierungen können weiter bestehen bleiben und erneuert werden.

Wie man die Wirkung der Ersetzung (Replacement) nutzen kann

Sind die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, kann die Markeninhaberin überlegen, die betroffene nationale oder regionale Markeneintragung auslaufen zu lassen und so das Markenportfolio zu straffen. Zuvor sollte jedoch unbedingt ein "Antrag auf Eintragung der Ersetzung" beim zuständigen nationalen bzw. regionalen Markenamt eingereicht werden. Das jeweilige Amt vermerkt die Ersetzung im eigenen Markenregister und informiert das Internationale Büro der WIPO entsprechend, welches einen entsprechenden Vermerk in das Internationale Register einträgt. Damit kann einfach nachgewiesen werden, dass die Benennung der Internationalen Registrierung bereits ab dem früheren Prioritätsdatum der nationalen bzw. regionalen Registrierung Schutz genießt.

Worauf muss man bei der Inanspruchnahme der ersetzung (Replacement) achten?

Wie immer, wenn man erwägt, aufrechte Markeneintragungen auslaufen zu lassen, sollte das Markenportfolio vorab gründlich analysiert werden. Zu klären sind insbesondere folgende Fragen:

• Befindet sich die Internationale Registrierung noch in der fünfjährigen Abhängigkeit von der Basismarke?
• Wie hoch sind die Kosten für die Erneuerung der bestehenden nationalen oder regionalen Registrierung im Vergleich zu den Kosten für eine nachträgliche Schutzerstreckung der Internationalen Registrierung?
• Verfügt der betreffende Vertragsstaat über einen Mechanismus, um eine Ersetzung im Register einzutragen?
• Akzeptiert der Vertragsstaat eine teilweise Ersetzung?

Gerne sind wir bei der Evaluierung Ihres Markenportfolios und Beantwortung dieser Fragen behilflich.

Autoren: Gudrun Irsa-Klingspiegl, Christian Schumacher