Schwieriger als man denkt! – Das Erstellen von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen

Vor der Erstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sollten folgende Punkte beachtet werden:

1. Die Nizza-Klassifikation

Die Nizza-Klassifikation ist ein System das die Klassifikation aller denkbaren Produkte in 45 Klassen ermöglicht. Für jede Klasse gibt es eine Klassenüberschrift, die eine Zusammenfassung vieler - aber nicht unbedingt aller - dieser Klasse zuzuordnenden Waren oder Dienstleistungen enthält, sowie die alphabetische Liste mit vorab zugelassenen Begriffen. Darüber hinaus geben die Allgemeinen und Erläuternden Anmerkungen das System vor, nach dem die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen, die nicht vorab zugelassen sind, vorzunehmen ist.

2. Die Harmonisierte Datenbank und TMclass

Die Harmonisierte Datenbank folgt der durch die Nizza-Klassifikation geschaffenen Struktur, enthält aber mehr als 78.000 Waren und Dienstleistungen, die vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) sowie von allen nationalen Markenämtern in der Europäischen Union (EU) als vorab zugelassen anerkannt werden.

Über das TMclass-Portal (https://euipo.europa.eu/ec2/?lang=de) kann nicht nur in der Harmonisierte Datenbank in allen Amtssprachen der EU gesucht werden, sondern auch auf die Klassifikationsdatenbanken weiterer teilnehmenden internationalen Ämter von Angola über Indien bis zu den USA sowie auf den "Madrid Goods & Service Manager" der WIPO (für Internationale Registrierungen) zugegriffen werden.

3. Territorien

Fast jedes Markenamt hat seine eigene Klassifikationsdatenbank. Daher ist es relevant für welches Gebiet ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erstellt werden soll.

• Für die EU oder einen EU-Mitgliedstaat: In diesem Fall könnte man mit den Begriffen der Harmonisierten Datenbank arbeiten. In Österreich z.B. erlaubt die Verwendung dieser Begriffe die Anwendung des Fast Track Verfahrens (siehe Teil 3 unseres Blogs).
• Soll eine Marke (auch) in Gebieten außerhalb der EU geschützt werden, kann die Erstellung der Spezifikation sehr komplex werden, da die von verschiedenen Markenämtern vorab zugelassenen Begriffe kombiniert werden müssen, um teure Beanstandungen aufgrund der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen.

4. Findet man mit den vorab zugelassenen Begriffen das Auslangen?

Ja - wenn die Marke nur für eine begrenzte Anzahl von eher üblichen Waren und/oder Dienstleistungen verwendet werden soll und nur in wenigen Gebieten (insb. innerhalb der EU) zu schützen ist.

Nein - wenn

• man plant, die Marke in einer Vielzahl von Ländern zu verwenden; das beginnt häufig schon mit einer Kombination aus EU- und Nicht-EU-Ländern und wird komplizierter, wenn Schutz auf mehreren Kontinenten erforderlich ist;
• es sich um ein komplexes technisches oder neu entwickeltes Produkt handelt, für das möglicherweise noch kein passender generischer Name existiert.

5. Gibt es sonst noch etwas zu bedenken?

Definitiv. Ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nämlich:

• sehr breit, ist das Risiko von Konflikten, die hätten vermieden werden können, hoch und auch die Kosten sind höher, da in den meisten Ländern für jede Klasse zusätzliche Gebühren (bei der Anmeldung und bei der Verlängerung) fällig werden;
• sehr schmal, dann ist die Marke möglicherweise nicht ausreichend für alle relevanten Produkte und Produktvarianten geschützt und bei einer geringfügigen Sortimentserweiterung könnten bereits zusätzliche Markenanmeldungen erforderlich werden;
• (technisch) zu spezifisch, kann das Verzeichnis beanstandet werden, da die Verkehrskreise nicht verstehen würden, für welche Produkte die Marke geschützt werden soll;
• nur aus allgemeinen Begriffen zusammengestellt oder enthält eine umfangreiche Liste sehr spezifischer Begriffe, sind Probleme zu erwarten, wenn die Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen nachgewiesen werden muss.

Darüber hinaus hat das Gericht der Europäischen Union in seiner Entscheidung T-794/21, MOULDPRO, vor kurzem klargestellt, dass der Anmelder dafür verantwortlich ist, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis jene Produkte abdeckt, für die der Anmelder die Marke schützen möchte. Dies gilt auch dann, wenn das Markenamt Begriffe und deren Klassifikation vorgeschlagen hat.

Bei der Vorbereitung von Markenanmeldungen ist der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses besonderes Augenmerk zu schenken. Nur strategisch formulierte Verzeichnisse bieten den bestmöglichen Schutz für Ihre Marken.

Autoren: Gudrun Irsa-Klingspiegl, Michael Woller