Markenrecherchen – Ein unverzichtbarer Schritt auf dem Weg zu einer neuen Marke

Informationen, die zur Festlegung der Recherchestrategie benötigt werden

• Die Marke: Besteht die Marke aus einem Wort- und einem Bildbestandteil, so ist zu entscheiden, ob nur der Wortbestandteil oder auch der Bildbestandteil recherchiert werden soll.
• Die Produkte, für welche die Marke verwendet werden soll: Um in den richtigen Klassen zu recherchieren, ist eine grobe Zuordnung der relevanten Produkte in eine oder mehrere der 45 Klassen der Nizzaer Klassifikation erforderlich. Oft ist es sinnvoll, eine breitere Recherche auch nach ähnlichen Waren/Dienstleistungen durchzuführen. Das könnte zB bedeuten nach "Software as a service" in Klasse 42 zu recherchieren, auch wenn die Marke lediglich für "herunterladbare Software" in Klasse 9 benutzt und eingetragen werden soll.
• Die relevanten Länder, in denen die Marke benutzt werden soll: Als Faustregel sollte die Recherche jene Länder umfassen, in denen die Marke innerhalb der nächsten fünf Jahre benutzt werden soll. Das Land, in dem das Produkt hergestellt und mit der Marke versehen wird, sollte ebenfalls in die Recherche einbezogen werden.

Recherchemöglichkeiten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Markenrecherchen durchzuführen – jede mit gewissen Vor- und Nachteilen. Generell gilt: Je oberflächlicher und damit kostengünstiger die Recherche ist, desto höher ist das Risiko, potenziell problematische ältere Marken zu übersehen:

• Identitätsrecherche: Solche Recherchen sind nur für Wortbestandteile möglich. Dabei handelt es sich um eine Suche nach identischen Wortbestandteilen, die es ermöglicht, ältere Markenanmeldungen oder -eintragungen zu finden, die aus dem gesuchten Wort(bestandteil) bestehen oder diesen enthalten.
  • Pro: Geringe Kosten, da über Online-Datenbanken im Internet durchführbar.
  • Contra: Ähnliche ältere Marken (selbst wenn sich diese nur durch einen Buchstaben unterscheiden), die der Benutzung oder Eintragung entgegenstehen könnten, werden nicht gefunden. Das Risiko, ältere, potenziell problematische Marken zu übersehen, bleibt daher hoch.

• Screening Ähnlichkeitsrecherche: Mit spezieller KI-unterstützter Software wird nach ähnlichen Marken gesucht, ohne zusätzliche Evaluierung durch einen Analysten des Recherchedienstleisters.
  • Pro: Akzeptabler Kostenaufwand und deutlich reduziertes Risiko, ältere, potenziell problematische Marken zu übersehen.
  • Contra: Beruht auf KI-gestützter Software, die möglicherweise nicht an die Erfahrung eines Analysten herankommt.

• Analysten-Ähnlichkeitsrecherche: Spezialisierte Recherchedienstleister verwenden ausgeklügelte Algorithmen, um ähnliche Marken zu finden. Die Ergebnisse werden zusätzlich von einem Analysten des Suchanbieters sortiert.
  • Pro: Deutlich reduziertes Risiko, ältere, potenziell problematische Marken zu übersehen. Zusätzliche Verbesserung der Ergebnisse durch Analysten-Überprüfung.
  • Contra: Eher hohe Kosten. Auch hier können idR nicht alle möglichen Ähnlichkeiten beachtet werden (z.B. Synonyme, Übersetzungen, Bildbestandteile).

Unabhängig davon, welche Recherchemöglichkeit verwendet wird, ist zu empfehlen, die Ergebnisse von einer/einem erfahrenen Markenanwältin/Markenanwalt auf Basis der lokalen Gesetze und Praxis bewerten zu lassen. Nur eine solche Analyse ermöglicht eine angemessene Risikoeinschätzung im Rahmen der Grenzen jeder Recherche.

Keine Recherche ist perfekt

Aufgrund verzögerter Aktualisierung von und Fehlern in Datenbanken, der Möglichkeit von Prioritätsanmeldungen sowie älteren nicht eingetragenen Rechten – um nur einige zu nennen – kann keine Recherche jemals 100% Sicherheit bieten. Ziel ist es, den Entscheidungsträgern ein Bild des potenziellen Risikos aufzuzeigen, soweit es im Rahmen der jeweiligen Recherche ermittelt werden kann (zum Umfang der Recherchen siehe oben).

Zusammenfassung und Empfehlungen

• Markenrecherchen sind zu empfehlen, um potenzielle Risiken zu identifizieren. Sie sollten jene Recherchevariante wählen, die der Relevanz der Marke und dem Risiko entspricht, das Sie bereit sind einzugehen.
• Verlassen Sie sich nicht auf eine Option für die neue Marke: Im Falle von Problemen ist es hilfreich, auf eine Backup-Marke ausweichen zu können.
• Seien Sie sich bewusst, dass immer ein gewisses Risiko von Konflikten bestehen bleibt, selbst wenn eine Recherche keine besonderen Risiken aufgezeigt hat und die Marke eingetragen wurde.
• Ist die Marke eingetragen, empfiehlt es sich, eine Markenüberwachung einzurichten (siehe unseren Blog).

Autoren: Gudrun Irsa-Klingspiegl, Dominik Hofmarcher